La demanda de Hermès puede dictar el futuro de los NFT
Cómo el caso legal de Hermès podría determinar el futuro de los derechos de marca en los NFTs. Según Hermès, MetaBirkins ha infringido los derechos de autor
El 14 de enero de 2022, la casa de moda francesa Hermès International demandó al artista Mason Rothschild por infracción de marca tras la publicación de MetaBirkins, una colección de 100 bolsos Los NFT Birkin cubiertos de piel sintética en diversos colores y diseños.
Los auténticos bolsos Birkin de Hermès son notoriamente caros y difíciles de conseguir, lo que los convierte en la opción preferida de la élite de la sociedad. Para adquirir uno de estos codiciados bolsos, debes desarrollar una relación con un representante de ventas, establecer un historial de compras y demostrar tu aprecio y conocimiento de la marca a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta esta larga lista de requisitos, no es de extrañar que la marca de lujo centrada en la exclusividad haga todo lo posible por eliminar las réplicas, incluso las versiones NFTs.
El juicio, cuyo inicio está previsto para el 30 de enero de 2023 en el Distrito Sur de Nueva York, aporta nuevas cuestiones al panorama jurídico que fuerzan la intersección de la ley de propiedad intelectual, el derecho constitucional, la tecnología y la moda.
Equilibrar la “expresión artística” con el arte del mundo real
En su demanda de 47 páginas, Hermès alega que los MetaBirkins NFT de Rothschild infringen la marca Birkin de la marca de lujo, que data de 1984. Debido a la inmensa fuerza que tiene su marca Birkin, Hermès cree que la colección de NFTs de Rothschild “puede causar confusión en el consumidor y error en la mente del público”, tal como establece la Ley Lanham. Esta ley federal regula las marcas registradas, las marcas de servicio y la competencia desleal.
Además, Hermès afirma que Rothschild no sólo no tenía permiso para utilizar su marca Birkin, sino que además se ha beneficiado visiblemente del uso no autorizado de la marca mediante la venta y reventa de los NFT.
En el núcleo del argumento de Rothschild está la idea de que se le debe permitir “crear arte basado en [sus] interpretaciones del mundo que le rodea”. Rothschild ha hecho valer una defensa de “uso justo” en virtud de la Primera Enmienda, haciendo referencia explícita a la serie de latas de sopa Campbell de Andy Warhol como justificación de por qué debería poder seguir comercializando y promocionando su colección de Los NFTs de MetaBirkins.
Aunque el arte de Warhol parecía idéntico al de las conocidas latas de sopa Campbell, el toque personal y la expresión del artista eran visibles a través de ligeras variaciones en las letras y los símbolos. Rothschild argumenta que lo que ha hecho con MetaBirkins no difiere de la campaña de 32 obras de Warhol: se limita a vender la “expresión” del Birkin en lugar de intentar hacer pasar la obra de arte por afiliada al artículo real.
En respuesta a los argumentos de Rothschild, Hermès afirma que Rothschild simplemente “intenta hacer fortuna cambiando las protecciones de la “vida real” de Hermès por “derechos virtuales”, optando por capitalizar una marca que ya tiene éxito para generar beneficios para sí mismo”.
Conociendo la histórica prueba “Rogers” (1989)
Crucial para entender este caso y otros que inevitablemente le seguirán es el caso Rogers contra Grimaldi (1989) del Segundo Circuito, que estableció la prueba de cuándo se alega que una obra artística ha infringido un derecho protegido por la Ley Lanham. En última instancia, la prueba Rogers actúa para proteger cualquier posible interés de la Primera Enmienda y aún hoy se utiliza como norma principal para la infracción de marcas.
Según Rogers, el uso de una marca en una obra artística sólo es recurrible si la marca
- No tiene “relevancia artística” para la obra subyacente; o
- induce explícitamente a error sobre la fuente o el contenido de la obra.
En relación con el segundo elemento de “explícitamente engañosa”, el Noveno Circuito ha sostenido que “el uso de una marca por sí sola puede inducir explícitamente a error a los consumidores sobre el origen de un producto si los consumidores identificarían normalmente el origen por la propia marca”.
Esto se explicó con más detalle en el caso Gordon contra Drape Creative, Inc., en el que el jurado consideró que el demandado “simplemente utilizó la marca de Gordon con una mínima expresión artística propia, y la utilizó del mismo modo que Gordon”.
Se deniega la petición de Rothschild de desestimar el caso
El 6 de mayo de 2022, el juez de distrito de EE.UU. Jed Rakoff rechazó una petición de desestimación presentada en marzo por Rothschild, permitiendo que la demanda de Hermès siguiera adelante.
Además de los intereses de la Primera Enmienda, otro elemento crucial del argumento de Rothschild en la Moción de 33 páginas es el elemento de “expresión artística” de Rogers, explicando que las NFT de MetaBirkins son obras de arte que proporcionan comentarios “sobre la crueldad animal inherente a la fabricación por Hermès de sus bolsos de piel ultra caros”. En concreto, afirma que los NFT MetaBirkins “no son bolsos” y “no tienen más significado que el de la propia Hermès”. Por este motivo, Rothschild afirma que su colección de NFTs está protegida por la Primera Enmienda y no superaría la prueba Rogers.
Como artista, Rothschild afirma que los artistas son “generalmente libres de elegir los temas que tratan” y de “representar objetos que existen en el mundo tal como los ven”. Los MetaBirkins NFT, según Rothschild, representan “bolsos Birkin de piel, reflejando su comentario sobre la crueldad animal de la industria de la moda y el movimiento para encontrar alternativas de piel”.
En la Moción, Rothschild hace referencia a dos ejemplos, empezando por el análisis de “Ginger y Fred” del Segundo Circuito y explicando por qué las latas de sopa Campbell de Andy Warhol son sinónimo de lo que está haciendo con su colección de NFTs, ya que los MetaBirkins “no son bienes comercializables”.
A continuación, Rothschild argumentó que su uso “no es explícitamente engañoso”, como también exige Rogers. Concretamente, el demandado argumenta que no puede establecerse el carácter explícitamente engañoso únicamente mediante el uso de la marca Birkin, ya que, según el tribunal de Brown, dejaría sin efecto Rogers.
Aunque algunos podrían considerar que el nombre MetaBirkins sugiere implícitamente que Hermes ha “respaldado la obra o ha desempeñado un papel en su producción”, la Ley Lanham no puede aplicarse cuando existe una “mezcla de significados”. En otras palabras, el elemento de “engaño explícito” no es lo mismo que “confusión general”.
El tercer argumento de Rothschild gira en torno al uso de NFT como forma de autenticación, que no excluye las protecciones de la Primera Enmienda. En la Moción, Rothschild hace hincapié en su uso de NFT como “nuevo mecanismo tecnológico” para autenticar su brazo, lo que no le resta protecciones de la Primera Enmienda. Dice que “los NFT son simplemente un código que apunta a un activo digital” y nada más.
A lo largo de la Moción, hace referencia a varios casos en los que los tribunales del Segundo Circuito, entre otros, no sólo aplicaron Rogers, sino que sólo lo aplicaron en casos en los que el acusado estaba “vendiendo la obra”, en lugar de la expresión creativa. Se ha establecido que la expresión que no es “puramente comercial” -o si hace algo más que proponer una transacción comercial- tiene derecho a la plena protección de la Primera Enmienda.
Sentar las bases de la aplicación del derecho de propiedad intelectual a las NFT
Aunque otros casos, como Nike/StockX y Miramax/Quentin Tarantino, también están en litigio activo, la demanda de Hermès contra Rothschild sin duda sentará las bases de cómo se aplica la propiedad intelectual al mundo de los activos digitales y las NFT. A medida que más marcas de lujo entren en el metaverso y lancen sus respectivos proyectos de NFTs, los tribunales tendrán que sopesar los límites y parámetros de lo que significa introducir la originalidad, equilibrando al mismo tiempo la expresión artística y el derecho a crear.
Aunque Hermès no opera actualmente en el metaverso (aunque la marca siente curiosidad), será interesante ver cómo el resultado de este caso configura la perspectiva general de la marca sobre cómo evoluciona y cambia el mundo a su alrededor.
